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Las franquicias y las marcas comerciales van de la mano. Cuando franquicias tu negocio, un derecho legal principal que otorgarás a tus franquiciados es la licencia y el derecho a usar tus marcas comerciales. Los franquiciados replicarán su modelo de negocio y, al hacerlo, utilizarán sus marcas comerciales. Como franquiciador, instruirá a sus franquiciados sobre cómo pueden y no pueden usar sus marcas comerciales, y es su obligación asegurarse de que sus marcas comerciales estén registradas en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos («USPTO») y proteger sus marcas comerciales de cualquier uso infractor por parte de los competidores. Dado que las marcas comerciales son tan importantes para los sistemas de franquicia, el artículo 13 de FDD está dedicado específicamente a divulgar información sobre sus marcas comerciales a posibles franquiciados.
A continuación, revisamos los conceptos básicos de franquicias y marcas comerciales, lo que necesita saber sobre sus marcas comerciales como franquiciador, registro de marcas y protección de marcas comerciales.
¿Qué es una marca comercial?
Una marca comercial es una palabra (es decir, el nombre de su empresa), un símbolo (es decir, su logotipo) o ambos (es decir, el nombre de su empresa combinado con su logotipo) que se utiliza para identificar su empresa, para identificar los productos que vende y para identificar los servicios que proporciona. Una marca comercial también puede incluir eslóganes que utilice para identificar su negocio.
¿Su Marca Está Protegida Legalmente?
El hecho de que tenga una marca comercial para identificar su negocio no significa que la posea o que esté protegida legalmente. La propiedad y los derechos legales de una marca se obtienen a través de dos fuentes:
- A través de su uso real de la marca comercial y los derechos que obtiene a través de este uso, conocido como marca comercial de derecho común,
- A través del registro de la marca comercial en la USPTO y los derechos que obtiene a través de este uso, conocido como marca comercial registrada a nivel federal. Los derechos de marca obtenidos a través de un registro federal son mucho más fuertes que los derechos obtenidos a través del uso del common law.
¿Su Marca Tiene Protección Legal?
además De evaluar «cómo» obtuvo sus derechos de marca, es importante evaluar la fuerza de su marca. Según la ley, una marca » descriptiva «no está protegida por la ley, mientras que las marcas» arbitrarias «o» sugestivas » tienen la capacidad de protección legal.
- Una marca comercial descriptiva describe los productos que vende o los servicios que proporciona. Ejemplos de marcas descriptivas incluyen «Pizza de ladrillo Cocido» para un restaurante de pizza o «Impresión rápida» para un negocio de impresión.
- Las marcas comerciales que son arbitrarias y no tienen nada que ver con los productos o servicios de su empresa reciben el más alto nivel de protección legal. Ejemplos de marcas comerciales arbitrarias incluyen «Apple» para computadoras y «H & R Block» para servicios de preparación de impuestos.
- Las marcas que son sugestivas oscilan entre lo descriptivo y lo arbitrario y gozan de cierta protección jurídica.
El Proceso de Registro de Marca
La protección de sus marcas requerirá la presentación de una solicitud de registro de marca ante la USPTO. La solicitud de registro de marca incluirá una muestra de su marca, identificará al propietario de la marca, identificará la fecha en que utilizó por primera vez la marca en el comercio y enumerará los códigos de clasificación para su negocio. Una vez que se presenta una solicitud de marca, habrá un período de espera hasta que la solicitud se asigne a un «abogado examinador».»El abogado examinador llevará a cabo búsquedas de marcas para determinar si alguien ya registró la marca o no, y evaluará la fuerza legal de la marca para determinar si es legalmente protegible.
Si el abogado examinador considera que la marca es descriptiva, emitirá lo que se conoce como una» carta de acción de la oficina » en la que indica que se ha negado a conceder el registro. Parte del proceso de registro de marca implicará responder a las cartas de acción de la oficina, donde su abogado de franquicia aborda los problemas planteados por el abogado examinador.
Si su solicitud de marca pasa la revisión por el abogado examinador, su solicitud se publicará en lo que se conoce como el Boletín Oficial de Marcas, que sirve como aviso al mundo de que está reclamando protección para su marca. Si no hay oposición a la publicación de su marca, registro eventualmente será concedido. El período de tiempo típico para obtener el registro de marca de la USPTO es de aproximadamente ocho meses a partir de la fecha de su solicitud de registro inicial.
Divulgación de marcas comerciales en Su FDD
El artículo 13 de FDD está dedicado específicamente a la divulgación de las marcas comerciales de un franquiciador. Dentro del punto 13, el franquiciador debe divulgar cada marca comercial principal, independientemente de que cada marca comercial esté o no registrada en la USPTO, el estado de todas las solicitudes de marca comercial de la USPTO y el estado de renovación de cada marca comercial. Además, dentro del Punto 13, el franquiciador debe revelar «la existencia de cualquier litigio pendiente, acuerdo o derecho superior que pueda limitar el uso de la marca por parte del franquiciado.»Si una marca comercial no está registrada en la USPTO, el punto 13 debe incluir el siguiente descargo de responsabilidad de registro de marca comercial:
No tenemos un registro federal para nuestra marca comercial principal. Por lo tanto, nuestra marca comercial no tiene tantos beneficios y derechos legales como una marca registrada a nivel federal. Si se cuestiona nuestro derecho a usar la marca comercial, es posible que tenga que cambiar a una marca comercial alternativa, lo que puede aumentar sus gastos.
Como franquiciador, es fundamental que evalúe y proteja sus marcas comerciales en la etapa de desarrollo de la franquicia, durante la etapa de lanzamiento de su sistema de franquicia y de forma continua a medida que su sistema de franquicia crece.
Litigios sobre marcas comerciales
Las demandas relacionadas con infracciones de marcas comerciales se rigen, por lo general, por la ley federal. La Ley Lanham establece una causa federal de acción por infracción de marca registrada. Los franquiciadores poseen reclamaciones por infracción de marcas comerciales contra terceros (incluidos franquiciados anteriores y posiblemente existentes) que usan una «palabra, símbolo o dispositivo» para «causar confusión» con respecto a la fuente de origen de los productos o servicios ofrecidos por el tercero. Al evaluar una posible demanda por infracción de marca registrada, los franquiciadores deben considerar lo siguiente:
- El registro federal de marcas es fundamental, pero no una garantía. Como se mencionó anteriormente, el registro federal de la USPTO ofrece una serie de beneficios y derechos legales que mejorarán la capacidad de un franquiciador para proteger y defender sus marcas comerciales. Sin embargo, el registro federal no es garantía, y antes de comenzar cualquier litigio, debe averiguar si el posible demandado reclama o no algún derecho preexistente de derecho consuetudinario sobre la marca. Aunque no está registrado, el uso preexistente de una marca de conformidad con el derecho consuetudinario por parte de un tercero puede servir como defensa ante una acción por infracción. Además, esta defensa puede debilitar la fuerza de su marca y provocar muchos problemas colaterales. Por lo tanto, antes de iniciar cualquier litigio sobre marcas comerciales, es fundamental comprender y evaluar cualquier reclamo de uso preexistente.
- Debe demostrar que su marca tiene derecho a protección. Para establecer un reclamo por infracción de marca comercial, debe establecer que (a) su marca comercial es protegible (es decir, que la marca comercial no es meramente descriptiva), y (b) el uso por parte del demandado de una marca idéntica o similar es «probable que cause confusión» entre los consumidores. Recuerde, no todas las marcas son protegibles.
Resumen: Poniéndolo todo junto como Franquiciador
Los factores de marca comercial que debe conocer y comprender incluyen:
- Es necesario registrarse en la USPTO; sus marcas comerciales deberán registrarse eventualmente en la USPTO. Como franquiciador, todo su sistema crecerá en torno a su marca y marca. Los derechos de marca del Common law son débiles y pueden ser inferiores a los derechos de otras personas que pueden (en una parte diferente del país) haber adoptado una marca similar o idéntica. Cuando obtiene el registro USPTO de su marca comercial, obtiene derechos de marca comercial que son a nivel nacional y superiores a todos en el país que más tarde pueden intentar utilizar la misma marca comercial o una marca similar que pueda causar confusión.
- Realice búsquedas de marcas desde el principio: Si se encuentra en la etapa de desarrollo de una franquicia, es fundamental que su abogado de franquicias realice búsquedas de marcas para determinar si sus marcas son protegibles. Si otra empresa de la misma industria ha presentado u obtenido previamente el registro de una marca que es la misma que la suya o que es confusamente similar a la suya, entonces no obtendrá el registro y se le pedirá que establezca una marca y un nombre comercial alternativos. Si ya ha lanzado su franquicia, es importante asegurarse de obtener el registro y supervisar de cerca el estado de sus registros de marcas.
- Debe Vigilar Sus Marcas Comerciales: Como franquiciador, debe vigilar su marca comercial y supervisar su uso por otras empresas. Su negocio y su marca se expandirán por todo el país, y con esa expansión viene un escrutinio adicional. Comprenda que, incluso si su marca está registrada, sus derechos pueden ser inferiores a los de una empresa local con intereses de derecho común si esa empresa local estaba en funcionamiento antes de la fecha de su registro en la USPTO. Antes de enviar avisos de cese y desistimiento a lo que usted cree que son infractores de terceros, su abogado de franquicia debe evaluar el uso de terceros para determinar si poseen algún derecho preexistente. Si otorga una licencia y otorga una franquicia en un territorio donde un tercero posee derechos de derecho consuetudinario superiores, puede estar exponiendo su sistema de franquicia y a su franquiciado a posibles reclamaciones por infracción de marcas comerciales.