Marques et Franchisage

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Franchisage et marques vont de pair. Lorsque vous franchisez votre entreprise, un droit légal principal que vous accorderez à vos franchisés est la licence et le droit d’utiliser vos marques de commerce. Les franchisés répliqueront votre modèle d’affaires et, ce faisant, utiliseront vos marques de commerce. En tant que franchiseur, vous indiquerez à vos franchisés comment ils peuvent et ne peuvent pas utiliser vos marques de commerce, et il est de votre obligation de vous assurer que vos marques de commerce sont enregistrées auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (« USPTO ») et de protéger vos marques de commerce contre toute utilisation illicite par des concurrents. Étant donné que les marques de commerce sont si importantes pour les systèmes de franchise, l’article 13 de FDD est spécifiquement consacré à la divulgation d’informations sur vos marques de commerce aux franchisés potentiels.

Ci-dessous, nous passons en revue les bases de la franchise et des marques, ce que vous devez savoir sur vos marques en tant que franchiseur, l’enregistrement des marques et la protection des marques.

Qu’est-ce qu’une marque?

Une marque de commerce est un mot (c.-à-d. le nom de votre entreprise), un symbole (c.-à-d. votre logo) ou les deux (c.-à-d. le nom de votre entreprise combiné à votre logo) qui sont utilisés pour identifier votre entreprise, pour identifier les produits que vous vendez et pour identifier les services que vous fournissez. Une marque de commerce peut également inclure des slogans que vous utilisez dans l’identification de votre entreprise.

Votre Marque Est-Elle Légalement Protégée ?

Ce n’est pas parce que vous avez une marque pour identifier votre entreprise que vous la possédez ou qu’elle est légalement protégée. La propriété et les droits légaux d’une marque proviennent de deux sources:

• Par votre utilisation réelle de la marque de commerce et les droits que vous obtenez grâce à cet usage, connu sous le nom de marque de common law,
• Par l’enregistrement de la marque de commerce auprès de l’USPTO et les droits que vous obtenez grâce à cet usage, connu sous le nom de marque déposée au niveau fédéral. Les droits de marque obtenus par un enregistrement fédéral sont beaucoup plus forts que les droits obtenus par l’usage de la common law.

Votre Marque A-T-Elle Une Protection Juridique ?

En plus d’évaluer « comment » vous avez obtenu vos droits de marque, il est important d’évaluer la force de votre marque. En vertu de la loi, une marque « descriptive » n’est pas protégée par la loi, tandis que les marques « arbitraires » ou « suggestives » ont la capacité de protection juridique.

• Une marque descriptive décrit les produits que vous vendez ou les services que vous fournissez. Des exemples de marques de commerce descriptives incluent « Pizza cuite à la brique » pour un restaurant de pizzas ou « Impression rapide » pour une entreprise d’impression.
• Les marques qui sont arbitraires et n’ont rien à voir avec les produits ou services de votre entreprise bénéficient du plus haut niveau de protection juridique. Des exemples de marques de commerce arbitraires incluent « Apple » pour les ordinateurs et « H& R Block » pour les services de préparation de déclarations fiscales.
• Les marques qui sont suggestives se situent entre descriptives et arbitraires et bénéficient d’une certaine protection juridique.

Le processus d’enregistrement de la marque

La protection de vos marques nécessitera le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque auprès de l’USPTO. La demande d’enregistrement de marque comprendra un échantillon de votre marque, identifiera le propriétaire de la marque, identifiera la date à laquelle vous avez utilisé la marque pour la première fois dans le commerce et énumérera les codes de classification de votre entreprise. Une fois qu’une demande de marque est déposée, il y aura un délai d’attente jusqu’à ce que la demande soit attribuée à un « avocat examinateur ». »L’avocat examinateur procédera à des recherches de marques pour déterminer si une autre personne a déjà enregistré la marque et évaluera la force juridique de la marque pour déterminer si elle peut être protégée par la loi.

Si l’avocat examinateur estime que la marque est descriptive, il émettra ce qu’on appelle une « lettre d’action du bureau » dans laquelle il indique qu’il a refusé d’accorder l’enregistrement. Une partie du processus d’enregistrement de la marque impliquera de répondre aux lettres d’action du bureau, dans lesquelles votre avocat franchisé aborde les questions soulevées par l’avocat examinateur.

Si votre demande de marque est examinée par le procureur examinateur, votre demande sera publiée dans ce qu’on appelle le Journal officiel des marques, qui sert d’avis au monde entier que vous réclamez la protection de votre marque. S’il n’y a pas d’opposition à la publication de votre marque, l’enregistrement sera finalement accordé. Le délai typique pour obtenir l’enregistrement de la marque USPTO est d’environ huit mois à compter de la date de votre demande d’enregistrement initiale.

Divulgations de marques de commerce dans Votre FDD

L’article 13 du FDD est spécifiquement consacré aux divulgations concernant les marques de commerce d’un franchiseur. Dans l’article 13, un franchiseur doit divulguer chaque marque principale, que chaque marque soit ou non enregistrée auprès de l’USPTO, le statut de toutes les demandes de marques déposées par l’USPTO et le statut de renouvellement de chaque marque. De plus, à l’article 13, un franchiseur doit divulguer  » l’existence de tout litige, règlement ou droit supérieur en instance pouvant limiter l’utilisation de la marque par un franchisé. »Si une marque n’est pas enregistrée auprès de l’USPTO, l’article 13 doit inclure l’avertissement d’enregistrement de marque suivant:

Nous n’avons pas d’enregistrement fédéral pour notre marque principale. Par conséquent, notre marque de commerce n’a pas autant d’avantages et de droits juridiques qu’une marque de commerce déposée au fédéral. Si notre droit d’utiliser la marque est contesté, vous devrez peut-être changer pour une marque de commerce alternative, ce qui pourrait augmenter vos dépenses.

En tant que franchiseur, il est essentiel que vous évaluiez et protégiez vos marques de commerce au stade du développement de la franchise, pendant la phase de lancement de votre système de franchise et de manière continue à mesure que votre système de franchise se développe.

Litiges en marques de commerce

Les poursuites en contrefaçon de marques de commerce sont, le plus souvent, régies par la loi fédérale. La loi sur Lanham prévoit une cause d’action fédérale en cas de contrefaçon de marque. Les franchiseurs ont des réclamations pour contrefaçon de marque contre tout tiers (y compris les anciens franchisés et éventuellement les franchisés existants) qui utilisent un « mot, un symbole ou un dispositif » pour « semer la confusion » quant à la source d’origine des produits ou services offerts par le tiers. Lors de l’évaluation d’une poursuite potentielle impliquant une violation de marque de commerce, les franchiseurs doivent tenir compte des éléments suivants:

• L’enregistrement fédéral des marques est essentiel mais n’est pas une garantie. Comme mentionné précédemment, l’enregistrement fédéral de l’USPTO offre un certain nombre d’avantages et de droits juridiques qui amélioreront la capacité d’un franchiseur à protéger et à défendre ses marques de commerce. Cependant, l’enregistrement fédéral n’est pas une garantie, et avant d’entamer un litige, vous devez savoir si le défendeur potentiel revendique ou non des droits de common law préexistants sur la marque. Bien que non enregistrée, l’utilisation préexistante d’une marque par un tiers en common law peut servir de défense à une action en contrefaçon. De plus, cette défense peut affaiblir la force de votre marque et entraîner de nombreux problèmes collatéraux. Ainsi, avant de commencer un litige en matière de marques de commerce, il est essentiel de comprendre et d’évaluer toute réclamation d’utilisation préexistante.
• Vous devez prouver que votre marque a droit à la protection. Pour établir une réclamation pour contrefaçon de marque, vous devez établir que (a) votre marque peut être protégée (c’est-à-dire que la marque n’est pas simplement descriptive), et (b) l’utilisation par le défendeur d’une marque identique ou similaire est « susceptible de semer la confusion » parmi les consommateurs. N’oubliez pas que toutes les marques ne sont pas protégeables.

Résumé: Mettre Tout cela ensemble en tant que franchiseur

Les facteurs de marque que vous devez connaître et comprendre incluent:

• L’enregistrement de l’USPTO est requis – Vos marques doivent éventuellement être enregistrées auprès de l’USPTO. En tant que franchiseur, tout votre système se développera autour de votre marque et de votre marque. Les droits de marque de common law sont faibles et peuvent être inférieurs aux droits d’autres personnes qui peuvent (dans une autre partie du pays) avoir adopté une marque similaire ou identique. Lorsque vous obtenez l’enregistrement de votre marque par l’USPTO, vous obtenez des droits de marque qui sont nationaux et supérieurs à ceux de tous les habitants du pays qui peuvent ensuite tenter d’utiliser la même marque ou une marque similaire qui peut prêter à confusion.
• Effectuez des recherches de marques de commerce Dès le début – Si vous en êtes au stade du développement de la franchise, il est essentiel que votre avocat de franchise effectue des recherches de marques de commerce pour déterminer si vos marques de commerce peuvent être protégées. Si une autre entreprise du même secteur a déjà déposé ou obtenu l’enregistrement d’une marque de commerce qui est la même que la vôtre ou qui est similaire à la vôtre, vous n’obtiendrez pas l’enregistrement et vous devrez établir une marque de commerce et un nom commercial alternatifs. Si vous avez déjà lancé votre franchise, il est important de vous assurer d’obtenir l’enregistrement et de surveiller de près l’état de vos enregistrements de marques.
• Vous devez contrôler vos marques de commerce – En tant que franchiseur, vous devez contrôler votre marque de commerce et surveiller son utilisation par d’autres entreprises. Votre entreprise et votre marque se développeront dans tout le pays, et avec cette expansion vient un examen supplémentaire. Comprenez que même si votre marque est enregistrée, vos droits peuvent être inférieurs à ceux d’une entreprise locale ayant un intérêt en common law si cette entreprise locale était en activité avant la date de votre enregistrement USPTO. Avant d’envoyer des avis de cessation et d’abstention à ce que vous pensez être des contrevenants tiers, votre avocat franchisé doit évaluer l’utilisation du tiers pour déterminer s’il possède des droits préexistants. Si vous accordez une licence et accordez une franchise sur un territoire où un tiers possède des droits de common law supérieurs, vous exposez peut-être votre système de franchise et votre franchisé à des réclamations potentielles pour violation de marque de commerce.