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Franchising e marcas comerciais andam de mãos dadas. Quando você franquear sua empresa, um direito legal principal que você concederá aos seus franqueados é a licença e o direito de usar suas marcas registradas. Os franqueados replicarão seu modelo de negócios e, ao fazê-lo, usarão suas marcas registradas. Como Franqueador, você instruirá seus franqueados sobre como eles podem e não usar suas marcas registradas, e é sua obrigação garantir que suas marcas registradas estejam registradas no escritório de Patentes e marcas registradas dos Estados Unidos (“USPTO”) e proteger suas marcas registradas de qualquer uso infrator pelos concorrentes. Como as marcas comerciais são tão importantes para os sistemas de franquia, O item 13 do FDD é especificamente dedicado a divulgar informações sobre suas marcas comerciais a possíveis franqueados.
abaixo, revisamos os fundamentos do franchising e das marcas registradas, o que você precisa saber sobre suas marcas registradas como Franqueador, registro de marcas e proteção de marcas registradas.
O que é uma marca?
uma marca comercial é uma palavra (ou seja, seu nome comercial), símbolo (ou seja, seu logotipo) ou ambos (ou seja, o nome da sua empresa combinado com seu logotipo) que é usado para identificar sua empresa, identificar os produtos que você vende e identificar os serviços que você fornece. Uma marca comercial também pode incluir slogans que você usa na identificação de sua empresa.
Sua Marca Registrada Está Legalmente Protegida?
só porque você tem uma marca registrada para identificar sua empresa não significa que você a possui ou que ela está legalmente protegida. A propriedade e os direitos legais de uma marca comercial ocorrem por meio de duas fontes:
- por meio do uso real da marca e dos direitos que você obtém por meio desse uso, conhecido como marca comum,
- por meio do registro da marca registrada no USPTO e dos direitos que você obtém por meio desse uso, conhecido como marca registrada Federal. Os direitos de marca obtidos por meio de um registro federal são muito mais fortes do que os direitos obtidos por meio do uso de direito comum.
Sua Marca Tem Proteção Legal?
além de avaliar “como” você obteve seus direitos de marca registrada, é importante avaliar a força de sua marca registrada. De acordo com a lei, uma marca comercial “descritiva” não é protegida por lei, enquanto marcas comerciais “arbitrárias” ou “sugestivas” têm capacidade de proteção legal.
- uma marca descritiva descreve os produtos que você vende ou os serviços que você fornece. Exemplos de marcas comerciais descritivas incluem “Brick Fired Pizza” para uma pizzaria ou” impressão rápida ” para uma empresa de impressão.As marcas registradas que são arbitrárias e não têm nada a ver com os produtos ou serviços da sua empresa têm o mais alto nível de proteção legal. Exemplos de marcas arbitrárias incluem “Apple” para computadores e” H & R Block ” para serviços de preparação de impostos.
- marcas registradas que são sugestivas caem entre descritivo e arbitrário e têm alguma proteção legal.
O processo de registro de marca
a proteção de suas marcas exigirá o arquivamento de um pedido de registro de marca registrada no USPTO. O pedido de registro de marca incluirá uma amostra de sua marca, identificará o proprietário da marca, identificará a data em que você usou a marca pela primeira vez no comércio e listará os códigos de classificação para sua empresa. Uma vez que um pedido de marca registrada é arquivado, haverá um período de espera até que o pedido seja atribuído a um “advogado examinador.”O advogado examinador realizará pesquisas de marcas para determinar se outra pessoa já registrou ou não a marca e avaliará a força legal da marca para determinar se ela é legalmente protegida.Se o advogado examinador acredita que a marca é descritiva, ela emitirá o que é conhecido como uma” carta de ação do escritório”, onde indica que se recusou a conceder o registro. Parte do processo de registro de marca envolverá responder às cartas de ação do escritório, onde seu advogado de franquia aborda questões levantadas pelo advogado examinador.
se o seu pedido de marca passa revisão pelo advogado examinador, o seu pedido será publicado no que é conhecido como o Diário Oficial da marca, que serve como aviso ao mundo que você está reivindicando proteção para a sua marca. Se não houver oposição à publicação de sua marca registrada, o registro acabará sendo concedido. O período de tempo típico para obter o registro da marca USPTO é de aproximadamente oito meses a partir da data do seu pedido de registro inicial.
divulgações de marcas registradas em seu FDD
o item 13 do FDD é especificamente dedicado a divulgações sobre as marcas registradas de um franqueador. Dentro do Item 13, um franqueador deve divulgar cada marca principal, seja ou não cada marca registrada no USPTO, o status de todos os pedidos de marca comercial do USPTO e o status de renovação de cada marca comercial. Além disso, dentro do Item 13, um franqueador deve divulgar “a existência de qualquer litígio pendente, acordos ou direitos superiores que possam limitar o uso da marca registrada por um franqueado.”Se uma marca não estiver registrada no USPTO, o Item 13 deve incluir o seguinte aviso de registro de marca:
não temos um registro federal para nossa marca principal. Portanto, nossa marca não tem tantos benefícios e direitos legais quanto uma marca registrada pelo governo federal. Se o nosso direito de usar a marca for contestado, você pode ter que mudar para uma marca alternativa, o que pode aumentar suas despesas.Como franqueador, é fundamental que você avalie e proteja suas marcas registradas no estágio de desenvolvimento da franquia, por meio do estágio de lançamento de seu sistema de franquia e de forma contínua à medida que seu sistema de franquia cresce.Os processos judiciais envolvendo violação de marca registrada são, mais comumente, regidos pela lei federal. A lei Lanham fornece uma causa federal de ação por violação de marca registrada. Franqueadores possuem reclamações por violação de marca contra qualquer terceiro (incluindo o antigo, e, possivelmente, existente franqueados) que utilize uma “palavra, símbolo ou dispositivo” para “causar confusão” em relação à fonte de origem dos produtos ou serviços oferecidos por terceiros. Ao avaliar uma possível ação judicial envolvendo violação de marca registrada, os franqueadores devem considerar o seguinte:
- o Registro Federal de marcas é crítico, mas não uma garantia. Como discutido anteriormente, o Registro federal do USPTO oferece uma série de benefícios e direitos legais que aumentarão a capacidade do franqueador de proteger e defender suas marcas registradas. No entanto, o registro federal não é garantia, e antes de iniciar qualquer litígio, você deve descobrir se o réu em potencial reivindica ou não quaisquer direitos de direito comum preexistentes à marca. Embora não registrado, o uso preexistente de uma marca por lei comum de um terceiro pode servir como defesa para uma ação de infração. Além disso, essa defesa pode enfraquecer a força de sua marca e levar a muitos problemas colaterais. Portanto, antes de iniciar qualquer litígio de marca registrada, é fundamental entender e avaliar quaisquer reivindicações de uso pré-existente.
- você deve provar que sua marca tem direito à proteção. Para estabelecer uma reivindicação de violação de marca registrada, você deve estabelecer que (a) sua marca registrada é protegida (ou seja, que a marca não é meramente descritiva) e (b) o uso de uma marca idêntica ou semelhante pelo réu é “provável que cause confusão” entre os consumidores. Lembre-se, nem toda marca é protegida.
resumo: Colocar tudo junto como Franqueador
fatores de marca que você deve conhecer e entender incluem:
- o registro USPTO é necessário – suas marcas registradas eventualmente precisam ser registradas no USPTO. Como franqueador, todo o seu sistema estará crescendo em torno de sua marca e marca. Os direitos de marca comum são fracos e podem ser inferiores aos direitos de outros que podem (em uma parte diferente do país) ter adotado uma marca semelhante ou idêntica. Ao obter o registro USPTO de sua marca, você obtém direitos de marca que são nacionais e superiores a todos no país que podem posteriormente tentar utilizar a mesma marca ou uma marca confusamente semelhante.
- conduza pesquisas de marcas registradas no início-Se você estiver no estágio de desenvolvimento da franquia, é fundamental que seu advogado de franquia conduza pesquisas de marcas registradas para determinar se suas marcas registradas são protegidas. Se outra empresa do mesmo setor tiver previamente arquivado ou obtido o registro de uma marca que seja igual à sua ou confusamente semelhante à sua, você não obterá o registro e será obrigado a estabelecer uma marca comercial e um nome comercial alternativos. Se você já lançou sua franquia, é importante garantir que você obtenha o registro e monitore de perto o status de seus registros de marcas registradas.
- você deve policiar suas marcas registradas – como Franqueador, você deve policiar sua marca registrada e monitorar seu uso por outras empresas. Sua empresa e marca estarão se expandindo em todo o país, e com essa expansão vem um escrutínio adicional. Entenda que, mesmo que sua marca seja registrada, seus direitos podem ser inferiores a uma empresa local com interesse comum se essa empresa local estiver em operação antes da data de seu registro no USPTO. Antes de enviar avisos de cessar e desistir para o que você acredita ser infrator de terceiros, seu advogado de franquia deve avaliar o uso do terceiro para determinar se eles possuem quaisquer direitos pré-existentes. Se você licenciar e conceder uma franquia em um território onde um terceiro possui direitos de direito comum superiores, você pode estar expondo seu sistema de franquia e seu franqueado a possíveis reclamações de violação de marca registrada.